​Registro de una marca: problemas comunes

Los últimos años se han distinguido por un gran auge en el registro de marcas en Colombia, este fenómeno ha llegado al punto de convertimos en parte del listado de los cinco países de la región con mayor número de registros de marcas.

Este ritmo acelerado se asocia a que ahora existe un mayor conocimiento de la importancia de este registro: De 13.268 solicitudes de registro de marca en 2009 pasamos a unos 43.006 en 2016, según datos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El registro de una marca es importante para alcanzar un buen posicionamiento en el mercado, pero también por el derecho de exclusividad que excluye o prohíbe el uso de la marca por parte de terceros que no tengan consentimiento.

Si está por enfrentar este proceso o tiene dudas al respecto, lo invitamos a conocer cuáles son los problemas más comunes que podemos enfrentar ante un registro de marca:

• Signos diferenciables:

Las entidades encargadas no solo examinan el signo que queremos registrar, y detalles de su configuración, sino que también comparan los registros de terceros para evitar confusiones o asociaciones entre las marcas. Con esto se busca proteger los derechos de dichos terceros.

Un signo no podrá ser registrado si no cumple con los elementos esenciales explicados en el artículo 134 de la Decisión N.º 486 de la Comunidad Andina: Deberá poder ser representado gráficamente y tener particularidades que lo distingan, considerando también si la representación gráfica es consistente con el tipo de marca que se quiere registrar al ser normativa, figurativa, sonora, táctil, u otra. Le aconsejamos asesorarse con un abogado especialista en registro de marcas para entender más al respecto.

• Signos no genéricos:

No se permite el registro de signos que remiten a una categoría en general, nombre genérico o técnico del producto. El signo por registrar debe estar ligado a una definición específica de producto y no abarcar de manera global una especie o género del que haga parte. Por ejemplo: Si desea registrar una marca X de bicicletas el registro no podrá ser 'Bicicletas' pues alude directamente a toda la categoría.

Para entenderlo mejor podemos decir que 'Apple' tendría inconvenientes si se tratara de una marca ligada al comercio de manzanas (fruta), pero que no tiene problemas porque hace parte de otro mercado totalmente diferente.

El plagio, una mala costumbre que puede salir cara

Del mismo modo, la norma es aplicable a los diminutivos con los que se puedan conocer de manera popular algunos productos en el mercado. La clave es aludir al producto de manera singular y evitar una asociación directa con el género al que pertenece.

• Signos figurativos y gráficos:

Debemos examinar la llamada 'genericidad' entro los signos gráficos o figurativos antes de registrar.

Un símbolo figurativo como un banano es genérico para la venta de bananos, pero un símbolo o signo gráfico no puede ser entendido como genérico porque no tiene un significado en sí mismo.

La idea aquí es señalar que los símbolos genéricos representan una idea para el consumidor por lo que se debe tener cuidado al respecto.

• Expresiones populares:

Se presenta irregistrabilidad cuando los signos son o se hayan convertido en designaciones comunes en la lengua del país. Es decir, si se trata de expresiones o palabras que las personas usan ampliamente para referirse a un producto en particular (no figurativo, ni gráfico).

En este caso, por ejemplo, no es posible registrar una marca de cervezas como 'Pola' pues en Colombia es común que se llame de este modo a cualquier tipo de cerveza.

• Asociaciones y confusiones:

Está prohibido el registro de marcas similares o idénticas a otras previamente registradas o en proceso de registro. Así mismo, la prohibición aplica para lemas comerciales y nombres protegidos.

Cada marca debe buscar una representación única y clara que no le genere confusiones al consumidor, pues este podría tomar un producto equivocado creyendo que se trata del que buscaba inicialmente.

"La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas (…) Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio." Tribunal Andino de Justicia, proceso 56-IP-2013.

Otro tipo de confusión es la indirecta que consiste en que, debido a las similitudes entre dos marcas, el consumidor crea que es una nueva línea de la marca que buscaba o una 'hermana'.

Ventajas de la creación de una SAS

Aquí también se encuentran causales de irregistrabilidad por confusión del origen empresarial, o por asociación cuando el consumidor nota que se trata de dos marcas diferentes, pero asume que existe alguna relación jurídica o económica entre ellas.

En términos generales lo más importante a la hora de registrar una marca es buscar su singularidad. Construirla de modo tal que se distinga de manera interna y externa de otros productos para que no se de lugar a caer en la sombra de un tercero. Recuerde asesorarse de un abogado especializado en registros de marca para evitar tropiezos en el proceso.